Caso Natura x Jequiti no STJ: o que o julgamento decidiu sobre embalagem copiada

Duas embalagens de sabonete lado a lado na gôndola, mesma faixa de cor, mesmo formato, nomes que rimam. O caso Natura x Jequiti é a disputa que o Superior Tribunal de Justiça usou para dizer onde esse conflito se julga e o que acontece com quem copia o conjunto visual de um concorrente. Ele passou pelo tribunal duas vezes, com respostas diferentes, e as duas interessam a quem tem produto na prateleira.

O que foi o caso Natura x Jequiti?

Foi a ação da Natura contra o grupo Jequiti pela imitação do conjunto-imagem de linhas como Erva Doce, Revelar e Hórus, comercializadas pela concorrente como Erva Doce Mais, Jequiti Revela e Jequiti Oro. O STJ decidiu o caso em 2017 (competência) e em 2019 (mérito), no REsp 1.527.232/SP.

O número do processo é um só, mas as decisões são duas, de órgãos diferentes, e é comum ver a segunda citada como se fosse a primeira. O que o cluster de trade dress deste blog explica em teoria, o caso mostra em concreto: o guia está em trade dress e concorrência desleal, e a definição do conceito, em o que é trade dress.

O que a Segunda Seção decidiu em 2017?

A primeira decisão não tratou da cópia. Tratou de onde a cópia se discute. A Segunda Seção, sob a relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, julgou o recurso em 13 de dezembro de 2017 como repetitivo, Tema 950, e fixou a tese:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de demanda entre particulares, são inequivocamente de competência da Justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

A distinção é a que define a estratégia. Se a empresa quer impedir a imitação da embalagem e ser indenizada, a ação é de concorrência desleal, corre na Justiça estadual e não precisa do INPI. Se o que ela quer é anular a marca registrada pelo concorrente e proibi-lo de usá-la, a ação é de nulidade, corre na Justiça Federal, com o INPI no processo, e é lá que se pede a abstenção, inclusive em tutela provisória.

Misturar os dois pedidos numa ação só, no foro errado, é o erro que a tese veio corrigir. Ele custa anos de discussão sobre competência antes de qualquer juiz olhar para as embalagens.

O que a Quarta Turma decidiu em 2019?

Resolvida a competência, o mérito voltou ao STJ. Em outubro de 2019, a Quarta Turma, em agravo interno no mesmo recurso e por unanimidade, manteve a condenação do grupo Jequiti a indenizar a Natura por danos materiais e morais. A ementa registra a conclusão do tribunal de origem: as rés apenas maquiaram algumas alterações de cores e composição gráfica das embalagens, sem deixar de remeter e evocar a marca líder de mercado, tomando ilícita carona no prestígio alheio.

A base é tripla. O art. 5º, XXIX, da Constituição assegura proteção às marcas e a outros signos distintivos; o art. 10 bis da Convenção de Paris, promulgada pelo Decreto 635/1992, obriga a reprimir todo ato capaz de criar confusão com os produtos de um concorrente; e o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial ressalva ao prejudicado perdas e danos pelos atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão entre produtos.

O trade dress, diz a ementa, não é tutela da marca, mas cessação de concorrência desleal, com função que a doutrina chama de "para-marcária". Ou seja: registro não é pressuposto da proteção.

Dois pontos dessa decisão pesam para quem está na mesma situação. O primeiro é que a expressão "erva doce", sozinha, não é de ninguém: sinal de caráter comum ou descritivo do produto não é registrável como marca, salvo quando revestido de forma distintiva (art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996). O que se protegeu foi o conjunto: cores, formato do frasco, grafismo e disposição dos elementos.

O segundo é o dano. A Quarta Turma adotou a fórmula da Terceira Turma de 2017: o prejuízo prescinde de comprovação, porque se consubstancia na própria violação do direito, e a demonstração do dano se confunde com a demonstração do fato, ficando o montante para a liquidação de sentença. Exigir a apuração do valor na fase de conhecimento, diz a ementa, só retardaria a cessação do dano, mantendo a diluição do conjunto-imagem e a confusão dos consumidores.

O dano moral da pessoa jurídica entra pela Súmula 227 do STJ. Como o tribunal trata a prova da confusão está em como o STJ julga trade dress, e os critérios de cálculo, em indenização por cópia de produto.

O que muda para a sua embalagem?

O caso deixa quatro lições práticas, e nenhuma delas depende do tamanho da empresa.

A primeira é que registro de marca não protege o conjunto. A marca nominativa protege o nome; o conjunto visual da embalagem se protege pela repressão à concorrência desleal (art. 195 da Lei de Propriedade Industrial), com direito a perdas e danos (art. 209). Os limites do registro estão em registro de marca não protege tudo.

A segunda é que o nome comum não impede a proteção do conjunto. Produto chamado pelo ingrediente, pela cor ou pela função continua tendo trade dress protegível, desde que o conjunto seja distintivo e a imitação gere risco de confusão.

A terceira é o foro. Pedido de abstenção e indenização por imitação de embalagem vai à Justiça estadual; pedido de nulidade de registro vai à Federal, com o INPI. Quem tem os dois problemas precisa de duas ações, ou de uma ordem entre elas.

Quem copia o conjunto responde na Justiça estadual, sem INPI. Quem registrou o que não podia responde na Federal, com ele. O erro de foro custa mais tempo do que a prova.

A quarta é a prova. A Natura venceu porque demonstrou o conjunto, a anterioridade e a semelhança, produto a produto. A empresa que descobre a imitação precisa documentar desde o primeiro dia: fotos datadas das duas embalagens na gôndola, histórico de lançamento do próprio produto, registros de desenho industrial se houver, reclamações de clientes que confundiram. O passo a passo está em concorrente copiou meu produto.

Quando o caso não se aplica?

Quando a semelhança está apenas no que é comum ao segmento. Sabonete em caixa retangular, azeite em garrafa escura ou café em embalagem marrom não são trade dress de ninguém, e a tese do STJ não transforma padrão de mercado em exclusividade. O caso se aplica quando o conjunto específico de um produto, que o consumidor já associa a uma origem, é reproduzido a ponto de confundir.

Trade dress protege a combinação que identifica uma origem. Não protege a gôndola inteira.

A distância entre uma situação e outra é o que decide o caso, e ela se mede com o produto na mão, não com o nome da empresa. Uma avaliação com a equipe empresarial do Manassés Lopes Advogados, a partir das duas embalagens e do histórico do produto, mostra se há conjunto-imagem distintivo, qual é o foro certo e que prova precisa ser produzida antes da notificação; o contato começa pelo manasseslopes.com.

Perguntas frequentes

O que o STJ decidiu no caso Natura x Jequiti?

Em 2017, a Segunda Seção fixou, no Tema 950, que disputas sobre trade dress e concorrência desleal entre particulares competem à Justiça estadual, e que a abstenção de uso de marca registrada, em ação de nulidade com o INPI, compete à Justiça Federal. Em 2019, a Quarta Turma manteve a condenação da Jequiti a indenizar a Natura pela cópia servil das embalagens.

Qual é o número do processo?

REsp 1.527.232/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão. A decisão de competência é da Segunda Seção (13/12/2017, Tema 950); a de mérito, da Quarta Turma (outubro de 2019).

"Erva doce" pode ser marca exclusiva?

Não, como expressão isolada. Sinal comum ou descritivo do produto não é registrável, salvo quando revestido de forma distintiva (art. 124, VI, da Lei 9.279/1996). O que se protege é o conjunto visual em que a expressão aparece.

Onde entro com a ação contra quem copiou minha embalagem?

Na Justiça estadual, por concorrência desleal, sem participação do INPI. Só a ação de nulidade de registro de marca, com pedido de abstenção de uso, vai à Justiça Federal.

Preciso provar prejuízo para ser indenizado?

No caso Natura x Jequiti, a Quarta Turma do STJ decidiu que o prejuízo prescinde de comprovação, porque se consubstancia na própria violação, e que o montante se apura em liquidação de sentença. A prova da confusão e da anterioridade continua sendo o que sustenta a condenação; a do valor fica para depois.